148.实践中有哪些侵犯商业秘密却免于承担赔偿责任的情况?

答:即使权利人能够初步证明商业秘密存在以及被告有涉嫌侵权的行为,被告仍然有免于承担责任的特殊情况(即免责事由)。常见的免责事由包括:自主研发、反向工程、涉案信息与相关商业秘密不相同、未接触商业秘密以及合法来源。

第一项免责事由是独立开发。独立开发是指虽然被告的掌握相关信息与权利人的商业秘密相同或实质相同,但被告能够证明该相关信息并非来自权利人,而是自己研究开发出来的。与著作权侵权案件中两个原创作品几乎不可能完全一样相比,不同的人各自研发出相同的技术秘密(例如某种机械装置)并非完全不可能。被告需要举证证明其原创证据,提交研究开发的资料。法院根据这些研究开发证据、与涉案商业秘密的接触历史、被告所主张的独立开发的时间线,以及涉案商业秘密的特征,综合判断被告的独立开发是否成立。1 珠海仟游科技有限公司等与徐昊等侵害技术秘密纠纷上诉案 广东省高级人民法院 民事判决书 (2019)粤知民终457号。法院认为“而本案中,从策略公司和南湃公司的成立时间以及被诉游戏上线运营时间可推算出被诉游戏开发历经时间,该历经时间与行业经验相比,明显较短。因此,其独立开发的合理性存疑较大。”

独立开发免责事由本质上是被告主张自己没有侵权行为,因为自己使用的信息是独立开发,而不是盗窃他人的成果。2020年最高院关于技术秘密案件的司法解释和司法案例都显示独立开发属于侵犯一项免责事由。2 《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》法释〔2020〕7号。第十四条第一款、第二款规定,通过自行开发研制或者反向工程获得被诉侵权信息的,人民法院应当认定不属于《反不正当竞争法》第九条规定的侵犯商业秘密行为。宁波万代冲床科技有限公司等诉昆山山田冲床有限公司等侵害技术秘密纠纷案 浙江省高级人民法院 民事判决书 (2014)浙知终字第60号。法院认为,“龙游万代公司、胡豪祥既不能证明其取得与山田公司相同的技术信息是独立开发的结果,也不能证明其通过反向工程获取了上述技术信息,或其还有其他的合法来源,结合胡豪祥系龙游万代公司和宁波万代公司的投资人以及法定代表人,胡豪祥与王光兵系宁波万代公司拥有的“一种高速精密冲床连杆冷却系统”及“一种高速精密冲床的锁模装置”实用新型专利的发明人,以及龙游万代公司和宁波万代公司在成立后的短时间内即生产出冲床产品,与常规不符的情况,应当认定胡豪祥和王光兵违反与山田公司的约定或是山田公司有关保守商业秘密的要求向龙游万代公司和宁波万代公司披露了山田公司涉案冲床产品中“连杆冷却系统”和“锁模装置”的技术秘密,龙游万代公司和宁波万代公司非法使用了山田公司的上述技术秘密。”这等于是说,法律保护商业秘密,但也允许他人对其独立开发的相同或近似信息进行使用和销售。

第二项免责事由是反向工程。根据最高院关于2020年最高院商业秘密司法解释,反向工程是指所属领域的相关人员通过观察上市产品就可以直接获得的尺寸结构材料部件等商业秘密信息的一种技术手段,3 根据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》(法释〔2020〕7号)第4条,该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容,所属领域的相关人员通过观察上市产品即可直接获得的。即通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。4 济南思克测试技术有限公司与济南兰光机电技术有限公司侵害技术秘密纠纷上诉案 中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 (2020)最高法知民终538号。法院认为,“反向工程,是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。”目前中国公布的涉及商业秘密反向工程的司法判例很罕见,对“所属领域人员”和“观察获得”所反映出来的技术获得难度等重要因素,尚缺乏系统性的立法和司法解释。5 浙江省杭州市中级人民法院,(2020)浙01民初287号,南方中金环境股份有限公司与浙江南元泵业有限公司等侵害商业秘密纠纷案。法院认为,“须根据反向工程的难易程度,区分被告系进行易得性抗辩,还是不侵权抗辩。具体而言,简单的反向工程可视为易得性抗辩,是对秘密性的否定性主张,应适用《不正当竞争案件解释》第9条,对涉案技术信息是否容易获得作出判断;难度较高的反向工程应视为不侵权抗辩,是对未实施侵权行为的否定性主张,应根据《不正当竞争案件解释》第12条的规定,结合被告是否能够证明其实际实施了拆卸、测绘、分析等事实进行认定。”

反向工程免责事由的本质是被告主张商业秘密权利人并未采取保密措施,因为商业秘密权利人并未使用技术性保护措施例如拆卸后无法获得获得该商业秘密,从而导致商业秘密不成立。例如在2020年济南思克测试技术有限公司一案中,最高院认为原告生产并在市场销售的产品经过简单拆卸即可获得涉案商业秘密的保密点,原告并未采取对抗反向工程的措施,所以该涉案信息不符合采取了保密措施的法定条件,商业秘密不成立。6 济南思克测试技术有限公司与济南兰光机电技术有限公司侵害技术秘密纠纷上诉案 中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 (2020)最高法知民终538号,“鉴于涉案技术秘密载体为市场流通产品,属于外部性载体,故思克公司为实现保密目的所采取的保密措施,应能对抗不特定第三人通过反向工程获取其技术秘密。此种对抗至少可依靠两种方式实现:一是根据技术秘密本身的性质,他人即使拆解了载有技术秘密的产品,亦无法通过分析获知该技术秘密;二是采取物理上的保密措施,以对抗他人的反向工程,如采取一体化结构,拆解将破坏技术秘密等。”但是,如果被告先违法侵犯商业秘密然后,再主张反向工程免责的,仍然应当承担侵权责任。7 《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》法释〔2020〕7号,第十四条第三款。这个规定似乎暗示着,即使在对抗反向工程上不足,“采取了保密措施”的条件有瑕疵,商业秘密仍然因为被告的不正当行为而获得保护 。

商业秘密权利人为预防第一项独立开发抗辩和第二项反向工程抗辩,可以考虑将商业秘密进行注册登记保护。例如将商业秘密登记为专利。在专利法律制度下,专利权人只要已经提交了专利申请,就有权追究他人使用其在该申请日后即使是独立开发完成的相同技术。这与商业秘密保护不能不追究其他人任何时候独立开发相同的技术完全不同。8 2020年《专利法》第七十五条 “有下列情形之一的,不视为侵犯专利权: (二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的。”当然,这个办法的缺点在于该技术秘密就必须进行专利的公开。另外,在专利制度下,侵权人的反向工程不构成免责事由。

第三项免责事由是所掌握信息与商业秘密不同。作为被告信息的掌握人,被告如果能够证明该被告信息的关键技术点与原告商业秘密密点的区别,从而证明被告的信息与原告的商业秘密不同或不实质相同,当然就不构成侵权。

第四项免责事由是合法来源。合法来源是指被告合法获得权利人的商业秘密或被告的被控信息有合法来源,例如通过合法的技术转让协议等。目前法律或司法解释并未规定合法来源这一免责事由,这是司法实践中形成的实务惯例。9 麦达可尔(天津)科技有限公司与华某1兴科技(天津)集团有限公司等侵害商业秘密纠纷再审案 中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 (2019)最高法民再268号。法院认为,“综上,王成刚、刘芳、张红星违反了与华阳公司法定的和约定的保守商业秘密义务,披露其所掌握的商业秘密经营信息,允许麦达可尔公司使用上述客户名单;麦达可尔公司在明知的前提下,未经华阳公司的许可使用了上述客户名单,根据商业秘密侵权判定的“相同(实质性相似)+接触-合法来源”方法,一审法院认定麦达可尔公司、王成刚、刘芳、张红星共同实施了侵犯华阳公司商业秘密行为,并无不当。”

第五项免责事由是未接触商业秘密。如果被告能够证明其完全没有可能接触商业秘密,那么当然被告就没有机会通过不正当手段获取原告的商业秘密,那么商业秘密侵权就当然不可能成立。

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注释

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    珠海仟游科技有限公司等与徐昊等侵害技术秘密纠纷上诉案 广东省高级人民法院 民事判决书 (2019)粤知民终457号。法院认为“而本案中,从策略公司和南湃公司的成立时间以及被诉游戏上线运营时间可推算出被诉游戏开发历经时间,该历经时间与行业经验相比,明显较短。因此,其独立开发的合理性存疑较大。”
  • 2
    《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》法释〔2020〕7号。第十四条第一款、第二款规定,通过自行开发研制或者反向工程获得被诉侵权信息的,人民法院应当认定不属于《反不正当竞争法》第九条规定的侵犯商业秘密行为。宁波万代冲床科技有限公司等诉昆山山田冲床有限公司等侵害技术秘密纠纷案 浙江省高级人民法院 民事判决书 (2014)浙知终字第60号。法院认为,“龙游万代公司、胡豪祥既不能证明其取得与山田公司相同的技术信息是独立开发的结果,也不能证明其通过反向工程获取了上述技术信息,或其还有其他的合法来源,结合胡豪祥系龙游万代公司和宁波万代公司的投资人以及法定代表人,胡豪祥与王光兵系宁波万代公司拥有的“一种高速精密冲床连杆冷却系统”及“一种高速精密冲床的锁模装置”实用新型专利的发明人,以及龙游万代公司和宁波万代公司在成立后的短时间内即生产出冲床产品,与常规不符的情况,应当认定胡豪祥和王光兵违反与山田公司的约定或是山田公司有关保守商业秘密的要求向龙游万代公司和宁波万代公司披露了山田公司涉案冲床产品中“连杆冷却系统”和“锁模装置”的技术秘密,龙游万代公司和宁波万代公司非法使用了山田公司的上述技术秘密。”
  • 3
    根据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》(法释〔2020〕7号)第4条,该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容,所属领域的相关人员通过观察上市产品即可直接获得的。
  • 4
    济南思克测试技术有限公司与济南兰光机电技术有限公司侵害技术秘密纠纷上诉案 中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 (2020)最高法知民终538号。法院认为,“反向工程,是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。”
  • 5
    浙江省杭州市中级人民法院,(2020)浙01民初287号,南方中金环境股份有限公司与浙江南元泵业有限公司等侵害商业秘密纠纷案。法院认为,“须根据反向工程的难易程度,区分被告系进行易得性抗辩,还是不侵权抗辩。具体而言,简单的反向工程可视为易得性抗辩,是对秘密性的否定性主张,应适用《不正当竞争案件解释》第9条,对涉案技术信息是否容易获得作出判断;难度较高的反向工程应视为不侵权抗辩,是对未实施侵权行为的否定性主张,应根据《不正当竞争案件解释》第12条的规定,结合被告是否能够证明其实际实施了拆卸、测绘、分析等事实进行认定。”
  • 6
    济南思克测试技术有限公司与济南兰光机电技术有限公司侵害技术秘密纠纷上诉案 中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 (2020)最高法知民终538号,“鉴于涉案技术秘密载体为市场流通产品,属于外部性载体,故思克公司为实现保密目的所采取的保密措施,应能对抗不特定第三人通过反向工程获取其技术秘密。此种对抗至少可依靠两种方式实现:一是根据技术秘密本身的性质,他人即使拆解了载有技术秘密的产品,亦无法通过分析获知该技术秘密;二是采取物理上的保密措施,以对抗他人的反向工程,如采取一体化结构,拆解将破坏技术秘密等。”
  • 7
    《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》法释〔2020〕7号,第十四条第三款。这个规定似乎暗示着,即使在对抗反向工程上不足,“采取了保密措施”的条件有瑕疵,商业秘密仍然因为被告的不正当行为而获得保护 。
  • 8
    2020年《专利法》第七十五条 “有下列情形之一的,不视为侵犯专利权: (二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的。”
  • 9
    麦达可尔(天津)科技有限公司与华某1兴科技(天津)集团有限公司等侵害商业秘密纠纷再审案 中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 (2019)最高法民再268号。法院认为,“综上,王成刚、刘芳、张红星违反了与华阳公司法定的和约定的保守商业秘密义务,披露其所掌握的商业秘密经营信息,允许麦达可尔公司使用上述客户名单;麦达可尔公司在明知的前提下,未经华阳公司的许可使用了上述客户名单,根据商业秘密侵权判定的“相同(实质性相似)+接触-合法来源”方法,一审法院认定麦达可尔公司、王成刚、刘芳、张红星共同实施了侵犯华阳公司商业秘密行为,并无不当。”

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